泛珠三角区域深化知识产权合作协定
09
February
来源德崇
发布时间2016-12-19 13:58
想把技术转到东南亚?请注意保护你的知识产权
来源:IPFrontline
翻译整理:德崇智捷知识产权
近年来,东南亚国家联盟(东盟)在众多类型的企业中都扮演了关键性的投资角色,也以其较低的劳动力成本、较高的技能水平以及多样化的发展模式吸引了不少欧洲中小企业(Small and medium enterprises,简称SMEs)的关注。
在进入利润丰厚的东南亚市场时,欧洲的中小型企业往往会将他们的一些技术设计、子公司、或者是制造、服务业的公司转移到本地。如何减少技术转移过程中出现的知识产权风险问题,是这些欧洲企业进军东南亚所要解决的问题之一。技术转移的方法有很多,欧洲公司通常采用的是通过授权专利、设计、软件、商业机密和专有技术来转移他们的技术。这里会出现一种误解,那就是技术转让仅限于高端技术。其实,许多欧洲公司运用代工这个方法制造一些低端技术、消费品或者工业产品,这些基于产品设计的代工制造,同高端技术一样,需要进行知识产权保护工作。
东南亚国家的一些公司为了获得国外技术,有的会选择一些非法的手段,比如不慎泄露知识产权或者违反协议和法律,这种现象屡见不鲜。因此,如果欧洲公司有愿景向东南亚转移技术,那么他们就需要有强大的知识产权战略来保护他们的业务。
第一步:确保你的IP是注册的
由于东南亚没有像欧洲这样集中的系统保护,因此欧洲企业有必要在每一个国家单独针对他们的专利、设计和商标进行注册申请。另外,企业还需要注意的是,东南亚跨国界货物运输相对自由,这也就意味着,如果你的产品只卖往泰国,或者只在马来西亚有生产基地,但同时,你的产品也可能会非法的出现在老挝、柬埔寨或者越南。因此,考虑到这种情况,中小企业在这一地区尽可能多的申请专利、商标和设计才是明智之举。关于版权登记,除了新加坡、缅甸、文莱之外,版权在大部分东南亚国家也是可以注册的。
大多数的东南亚国家实施的是FTF(first-to-file)系统,这也就是能够成为专利、设计或者商标的所有者是第一个申请专利、商标或设计的人,而不是第一个使用者。因此,中小型企业应当尽快注册他们的知识产权,在与合作伙伴进行谈判之前,就应当将文件提交到位(哪怕仅仅是申请阶段)。中小型企业加强了自身知识产权的保护,即使与潜在合作者的谈判失败,也会降低知识产权被盗窃的风险。
寻找您的合作伙伴:保密协议很重要
中小型企业可能并不太熟悉如何使用保密协议(NDA),但是在和合作伙伴进行谈判之前,使用保密协议是非常必要的,尤其是在谈判过程中,某些涉及IP或商业机密的内容将会讨论到时,提前进行保密协议的签订显得更为重要。保密协议的内容一般都比较简单明了,易于起草的内容,东南亚的商业合作伙伴一般都很熟悉这些条款的内容。由于每个国家的法律制度不同,他们的保密协议内容也会有不同,企业还需因地制宜。虽然NDA并不是无懈可击的,但是它肯定有助于保护无形资产,尤其是那些不能被注册或者容易受到当地知识产权法保护的项目(比如商业机密中某些特定的项目、配方、制作方法等等)。
书面合同比临时安排或者口头协议更为可取。采用当地法律咨询建议可以确保协议能够付诸实施。将协议精准的翻译成当地的语言也是非常重要的,因为许多法院在考虑证据的时候会更倾向于本国语种的合同而不是其他语种。
在找到合适的合作伙伴之后,第二个重要的步骤是确保协议可以在执行国强制实施。当地法院应当将直接禁令建立在所有的许可条款之上,换言之,设立仲裁条款,一旦发现雇员或第三方涉嫌盗取商业机密,企业可以直接诉诸当地法院获取紧急禁令,取得搜查和扣押权限,或可以要求资产冻结。
内部IP策略及实际考量
中小型企业作为知识产权所有者,都会关心他们在东南亚的合作伙伴是如何使用他们的知识产权的。因此,内部IP管理也是是非常重要的。
中小企业需要确保他们的合作伙伴在与第三方及其雇员的合作中使用保密协议/条款,可以考虑使用劳动合同中的竞业禁止条款。对于雇员来说,由于大多数东南亚国家的法律规定,雇员是拥有著作权的,所以需要重点确认由雇员在使用知识产权过程中所创造出的版权是否归属于雇主。
为了分散风险,中小企业会考虑在不同的国家或地区进行产品的某些零部件的组装或制造,以减少IP被挪用的风险。
IP所有人应当确保有权利到合伙人的企业查看活动情况并进行质量监控,这样有助于中小企业监控IP的使用情况并进行调整改善。
中小企业应当采取有力打击侵权和违反合同规章的法律行为,这将确保企业能够最大限度的提高其IP的垄断权,并增加其许可价值。
IP转移东南亚的必备条件
1、首先,进行IP注册。
2、对生意伙伴进行尽职调查。
3、在签订制造/许可/配送/特许经营协议时:符合你所合作的东南亚国家的法律政策;协议条款可以确保IP是合理化使用,并可进行监测及质量控制;协议要保证IP的所有权不会因为第三方或员工个人而发生变动;协议具备完善的退出机制,并确保IP使用权范围不超出合同条款限定范围(这种情况经常发生在代工厂OEM);协议中要有条款确保合同结束后运行机制。需要注意的是,在一些东南亚国家,许可协议必须与当地的IP办公室登记在案才可生效。
4、需要审计合伙人(企业法人或者授权代表)来确保没有任何未经授权的使用情况发生。
5、关注第三方侵权情况并就许可对象的合作和协助达成一致协议。
6、有必要考虑仲裁作为辅助手段来帮助解决问题。新加坡有专门的WIPO争议解决机构,可以解决这些问题。
鉴于经济环境的快速发展以及东南亚各个国家和地区的发展情况的不同,当涉及到技术转移时,有效地战略政策尤为重要。每个国家都有自己的法律和程序,因此进入不同的国家与之合作都会有相应的风险和挑战。中小企业如果想尽可能做好万全准备,他们首先应该对自己已有的知识产权进行全面的审查。然后,建议与当地法律咨询所取得联系,进行全面的尽职调查及合同谈判事宜,以及对现有的协议进行审查并监测执行力度。最后,有一件事情不容忽视,那就是IP注册。如果一个中小企业没有书面合同或者它在一个司法管辖区里有多个合作伙伴,那么IP注册信息就是最基本的原则了,如果没有进行相关注册,那么中小企业的IP价值就大大降低了。
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